Oberster Gerichtshof unterstützt Jack Daniel's im Markenrechtsstreit

Der Oberste Gerichtshof hat seine Meinung in einer Markenrechtsklage abgegeben, in der Jack Daniel's gegen den Hersteller von quietschenden Hundespielzeugen ausgetragen wurde, die das Design seiner berühmten Whiskyflasche nachahmen. In einem Schreiben mit einstimmiger Mehrheit entschied Richter Kagan, dass „wenn ein mutmaßlicher Rechtsverletzer eine Marke als Herkunftsbezeichnung für die eigenen Waren des Rechtsverletzers verwendet, der Rogers-Test nicht anwendbar ist.“ Das Gericht ging nicht so weit, den Rogers-Test abzuschaffen, der vom Second Circuit „für Titel von ‚künstlerischen Werken‘ eingeführt wurde, basierend auf seiner Ansicht, dass solche Titel ein ‚ausdrucksstarkes Element‘ haben, das ‚Werte des Ersten Verfassungszusatzes‘ impliziert.“ und bergen nur ein „geringes Risiko“, die Verbraucher über die „Quelle oder den Inhalt“ des zugrunde liegenden Werks zu verwirren.

Während das Gericht „keinen Standpunkt“ zum „Verdienst“ von Rogers bezog, erklärte Kagan, dass der Test „schon immer eine Kabinenlehre war: Er hat die Verwendung von Marken als Marken nicht von der gewöhnlichen Markenprüfung isoliert.“ Diese Schlussfolgerung „passt zum Markenrecht und spiegelt dessen Hauptaufgabe wider“, so Kagan. „Verwirrung der Verbraucher über die Herkunft – die Hauptsünde des Markenrechts – entsteht am wahrscheinlichsten, wenn jemand die Marke eines anderen als Marke verwendet. In solchen Fällen hat Rogers keine ordnungsgemäße Anwendung. Dieses Ergebnis ändert sich auch nicht, weil die Verwendung einer Marke einen anderen ausdrucksstarken Inhalt hat ." Nach dem Ansatz des Neunten Bezirks hatte das Bad Spaniels-Spielzeug „automatisch Anspruch auf den Schutz von Rogers, weil es eine humorvolle Botschaft übermittelte“, fuhr der Richter fort und stellte fest, dass „aus dieser Sicht nur wenige Markenrechtsfälle jemals vor Gericht gelangen würden Verwechslungswahrscheinlichkeitsanalyse, und der Neunte Bezirk war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der Erste Verfassungszusatz ein solches Ergebnis verlangte. Wenn eine Marke als Quellenkennung verwendet wird, verlangt der Erste Verfassungszusatz keine Schwellenwertuntersuchung.“

In diesem Fall „räumte VIP ein, dass es die Marke Bad Spaniels und die Handelsaufmachung als Quellenkennung verwendet hat“, und daher „bleibt nur noch die Frage“, so das Gericht, „ob die Marke Bad Spaniels wahrscheinlich Verwirrung stiften wird“. Das Gericht stellt weiter fest, dass „die Bemühungen von VIP, Jack Daniel's zu parodieren, zwar die Verwendung des Rogers-Tests nicht rechtfertigen, aber möglicherweise einen Unterschied in der Standard-Markenanalyse machen“, und verwies diese Angelegenheit an die unteren Gerichte zurück.

Der Hintergrund : Der Fall begann, als Jack Daniel's VIP Products der Markenverletzung im Zusammenhang mit dem Design eines Hundespielzeugs beschuldigte, das einer Flasche seines Old No. 7 Black Label Tennessee Whiskey ähnelte. Nachdem das US-Bezirksgericht für den Bezirk Arizona zugunsten von Jack Daniel's wegen seiner Markenverletzungs- und Verwässerungsklagen entschieden hatte und zu seinen Gunsten eine dauerhafte einstweilige Verfügung erlassen hatte, legte VIP Products Berufung ein. In seiner Entscheidung stellte sich der Neunte Bezirk im März 2020 auf die Seite von VIP Product und stellte fest, dass das Hundespielzeug Bad Spaniels ein „ausdrucksstarkes Werk“ sei, das eine „humorvolle Botschaft“ übermittle, und daher Anspruch auf Schutz nach dem Ersten Verfassungszusatz habe. Das Gericht stellte sich auf die Seite von VIP Products und hob eine einstweilige Verfügung auf, die es dem Unternehmen untersagte, die Spielzeuge herzustellen und zu verkaufen.

In seinem Antrag auf Überprüfung durch den Obersten Gerichtshof argumentierte der Anwalt von Jack Daniel's, dass, während „jeder einen guten Witz mag“, das Bad Spaniels-Spielzeug von VIP Products einem „gewinnorientierten ‚Witz‘ gleichkommt, [der] die Verbraucher verwirrt, indem er Jack Daniel’s ausnutzt.“ hart erkämpfter Wohlwollen.“ Der Whiskyhersteller behauptete, dass die Entscheidung des Neunten Bezirks keineswegs nur ein Scherz sei, sondern „nahezu umfassenden Schutz“ für Rechtsverletzer biete. Dieses Argument wurde kürzlich in einer kurzen Antwort noch einmal verschärft und behauptet, dass die Entscheidung des Gerichts „Humoristen dazu auffordert, die Marken von alkoholischen Getränken und anderen bekannten Marken im Rahmen des Ersten Verfassungszusatzes zu verletzen.“

In seiner Verteidigung behauptete VIP Products, dass „die Meinungsfreiheit mit der Freiheit beginnt, sich lustig zu machen“, und argumentierte, dass das Unternehmen mit den Hundespielzeugen die Markenzeichen von Jack Daniel's parodistisch (und nichtkommerziell) genutzt habe. VIP behauptete, dass es „die ikonische Flasche nur so weit nachgeahmt habe, dass die Leute den Witz verstanden hätten“ und sei verwirrt über die Art/Quelle des Spielzeugs. Daher wurde behauptet, dass der Rogers-Test eine herkömmliche Verwechslungswahrscheinlichkeitsanalyse übertrumpfen sollte.

Der Fall ist Jack Daniel's Properties, Inc. gegen VIP Products LLC, Nr. 22-148 (US)